GUI外观设计专利无效案引发的关于外观设计专利制度的思考

本文转自《专利法研究》2017

马佑平 杨国权

马佑平 北京博遵律师事务所 合伙人

杨国权 北京博遵律师事务所 合伙人

按：

      自2014年中国开放保护图形用户界面外观专利保护以来，国家知识产权局受理并授权了数万件涉及图形用户界面（GUI）的外观专利申请。随着大量GUI外观专利的授权，GUI外观专利的侵权和无效也变得活跃起来。侵权方面，2017年12月北京知识产权法院就360诉江民侵害外观设计专利权纠纷一案（（2016）京73民初276号）作出一审判决，法院未作侵权比对就认定被诉侵权软件不落入涉案专利的保护范围，判决驳回原告360公司的全部诉讼请求。该案堪称中国GUI外观专利侵权第一案，一审以原告的败诉而告终，GUI外观专利的维权陷入了困境。无效方面，截止2018年4月，专利复审委员会共受理了7件GUI外观专利无效宣告请求，其中有6件审结，这6件当中，4件被宣告专利权无效，1件被宣告部分无效，仅1件维持有效，无效比例之高令人错愕。究竟是这些GUI外观专利申请的质量太低，本就不应被授权，还是法律法规、审查指南对GUI外观专利的侵权和授权判断标准的规定缺乏可预见性，引发了笔者的思考。为此，笔者对美国这个最早开放GUI外观专利保护的国家的外观专利的制度进行了研究，试图从中找到一些思考方向。

       一、提在前面的问题——外观设计专利制度设立的初衷任何法律制度建立的初衷都是为了保护特定的社会价值或利益。只有对法律制度设立的初衷达成共识，才能在展开技术性问题讨论时找到应遵循的准则，否则，就会制定出脱离实际违背常识的规则。因此，对于设立外观设计制度究竟保护了什么样的社会价值和利益，在商标、著作权、发明、实用新型等保护制度的概念之下，设立外观设计保护制度的意义何在，成为需要首先讨论的问题。

      一般认为，随着工业社会的发展，物质财富的不断丰富，追求产品或商品的实用功能已经不再是人类的唯一需求，产品或商品的美学功能在满足人们需要方面的重要性逐步提高，各种因素导致产品设计上显现出区别化的特征，也增进了消费和市场的需求，从而最终产生了“工业品外观设计”。工业品外观设计是装饰性与功能性相结合的产物。工业品外观设计的独特属性使之和其他知识产权之间存在多重交叉，比如，工业品外观设计有附着于工业产品的特性，这和用于标识产品来源的商标权在权利承载的载体上具有重合；比如，工业品外观设计是装饰性与功能性相结合的产物，这使得它与著作权当中具有实用性、艺术性、独创性和可复制性的实用艺术品在载体和某些属性上都具有重合；再比如，工业品外观设计所具备的功能性，与发明和实用新型等保护具有特定功能的技术方案方面也有重合。因此，厘清工业品外观设计制度与其他知识产权制度的区别，确定其相较于其他知识产权制度而言所保护的独有的社会价值和利益，变得十分重要。

      带着这个问题，本文将在介绍美国专利保护制度的基础上对外观设计专利制度设立的初衷进行探讨，并提出对中国外观专利的授权审查标准乃至侵权判断标准的借鉴意义。

二、保护客体和部分外观设计

       美国专利法第171条规定：“任何人发明新的、原创性的和装饰性的应用于工业产品的外观设计，可依据本法的规定和要求获得专利。”该条款规定了外观设计专利是保护应用在工业产品的设计，而不是产品本身。即外观设计专利保护的客体是设计，而产品是设计的载体。且在In re Zahn案中，美国关税及专利诉讼法院进一步确认，外观设计专利保护的是应用在产品上的设计，设计可以应用在整个产品或是应用在产品的部分上。此后，USPTO修改了审查指南，明确“外观设计是指包含于或应用于工业产品（或其部分）的外观设计，而非产品本身。”从而正式引入部分外观设计保护制度。 

这为后来将图形用户界面纳入外观专利保护奠定了基础。GUI外观作为产品在通电状态下形成的界面被认为有两个显著特点，一是界面显示具有通用性，在不同的显示载体上，例如不同尺寸的电脑屏幕或不同型号的手机上，会显示相同的图像。二是非固定可见，即需要在通电状态下才能显示，且界面会动态变化。因此，要将GUI纳入外观专利保护就必需对计算机形成图像的通用性保护问题和非固定可见设计的保护问题给与确认。对于第一个问题，即界面显示具有通用性的问题，已经在In re Zahn案中得到解决，美国在外观设计制度中引入部分外观设计使得以包含于或应用于不同产品载体（如电脑/手机等）的部分外观设计（屏幕显示的图像）作为保护客体成为可能，这与界面显示具有通用性的特点相符。而对于第二个问题，即非固定可见设计的保护问题，经过In re Hruby、Ex parte Strijland和Verizon公司外观专利申请等多个案例的推动，最终得到解决，相关判例认为计算机形成图像虽然不是固定可见的，需要在一定条件下才能显示，但本质上仍然是以工业产品为载体的，因此符合美国专利法的规定，可以获得专利权的保护。自此，美国GUI外观专利的制度性障碍得以扫除。

三、授权标准判断原则在美国，适用于审查发明专利的法条来评价外观设计，具体来说就是美国专利法第102条（新颖性）和第103条（非显而易见性）。

（一）新颖性

      在外观设计新颖性判断中遵循的唯一标准是“普通观察者测试法”。它既是授权过程中的新颖性判断的唯一标准也是侵权判断的唯一标准。当然美国在不同阶段也采用过不同的测试标准，例如曾采用的新颖点测试法，但最终仍回归了普通观察者测试法。普通观察者测试法是指，在普通观察者眼中，单个对比文件必需在所有实质方面与请求保护的外观专利相同，才能导致请求保护的外观专利不具有新颖性。  普通观察者测试法要求：在普通观察者的眼中，当施以购买者的一般注意力的情况下，两个外观设计实质相同。如果两者之间的相似度足以欺骗乃至诱导观察者在本意购买其中一个外观设计的情况下，而最终购买了另一个时，后一个外观设计则构成对在先授权的外观设计的侵权。（在授权过程中，申请专利的外观设计与另一项现有设计相比不具有新颖性）。  

      采用普通观察者测试法的主要目的是为了保护被专利的外观设计所实际占据的竞争市场。  这也是美国外观专利制度的一个根本出发点。因此，该测试法主要关注潜在购买者，这就意味着判断主体的标准是普通观察者而不是专家。一旦在普通观察者眼中会由于外观的欺骗导致误购，那么就意味着外观专利所实际占据的竞争市场被侵犯，则构成侵权。

      普通观察者测试法有2个要求：1、整体比对。即将每个设计作为整体来比较，而不能仅比较各个设计元素而不考虑其在整体外观中的作用。  尽管专家通过并排对比两项设计能够找出具体的区别，如果普通观察者认为被诉侵权外观就是专利外观，因为被诉侵权的外观设计与专利外观设计在整体视觉效果上基本相同，则侵权成立。在适用普通观察者测试时需要判断欺骗是由整体外观的相似而造成的，而非单个独立的装饰特征的相似。  必须要注意整体侵权测试不能够在考虑各种设计元素的功能之下转变为逐个元素的比较。2、考虑现有设计。普通观察者要在了解相关现有设计的背景下比较两个设计，来确定对于专利保护的外观设计相对于现有设计的视觉效果的显著差异（distinctive in appearance）（考虑视觉印象最深刻的部分 most impressive to the eye）在哪里，两个设计（专利设计和侵权设计/申请设计和单篇对比设计）是否在实质程度上都具有这个视觉效果的显著差异。  虽然需要考虑单独的设计元素，但最终的标准仍然是被诉侵权的外观设计与专利外观设计在整体视觉效果上基本相同。

      在美国，普通观察者是否被欺骗的判断上很大程度上依赖于专家证言和其他举证。例如在Gorham案中，多个专家提供了基于单独比对的对比分析意见，例如一个专家证实普通观察者是在桌子的一端观察外观专利后到桌子的另一端观察被控侵权外观（又称两端桌子法），另一个专家证实虽然两个外观设计的图案不同，但是普通观察者在分别观察两者之后，会将两个外观设计搞混。最终专家证实十个消费者中的七人会将两个外观设计混同，从而确认侵权成立。

（二）非显而易见性

      外观设计非显而易见性判断遵循美国专利法第103条的规定，即虽然本发明不与其他人的发明完全相同，但如果两者之间的差别是这样：总体来说，本专利的主题对于该主题有关的技术领域的一般技术人员来说是显而易见的，则本发明不能被授予专利。

      可以看出在判断非显而易见性时，判断的主体是本领域的一般技术人员，对于外观而言就是有关领域的一般设计者。非显而易见性是指专利设计对于一般设计者而言是否非显而易见。  同时，与新颖性判断不同的是非显而易见性判断所采用的对比文献必须属于相同的产品类别。 

美国的非显而易见性判断大致分如下两步： 

      步骤一、必须从一个客观存在的现有设计出发，而不能从对现有设计中的设计特征进行选择或组合而创造出来的一个设计出发。  客观存在的现有设计是指：一篇现有设计，其整体视觉效果和设计特征与专利设计基本相同，而不能仅是一个设计概念，也即主对比设计。主对比设计是非显而易见性的基础和起点，没有主对比设计的存在非显而易见性的判断根本无从谈起，即没有主对比设计作为起点，一般设计人员就不可能容易地获得专利设计。主对比设计必须和专利设计相似，以一个不相似的主对比设计作为基础是不恰当的，因为一般设计人员不会从现有设计中一个不相似的主对比设计出发设计出申请专利的这项外观设计，这是不符合逻辑的。   

      步骤二：在主对比设计存在的情况下，判断一般设计人员是否在另一第二现有设计的激发或鼓动之下对主对比设计进行修改、替换、增加或删除特征从而得到专利设计。即，第二现有设计中直接存在修改主现有设计的建议。 

      组合的原则是：主对比文件与其他对比文件是否非常相关以至于在一个设计中出现的某个装饰性特征直接建议了该特征需要在另一个设计中进行应用。 

非显而易见性的一个著名判例是In re Borden案，Borden申请了一个容器的外观专利，后被USPTO驳回并提起驳回复审，在驳回复审决定中引证了Bettix容器，以及Bettix容器手册，手册上列明了 Freshn Tea和Costa容器，FresshnTea容器和Costa容器也是双室设计。所有三者均在上角有一个小腔室。事实上，Freshn Tea容器列在Bettix容器手册中，明确说明他们可以作为制造商为客户提供的双室容器类型的一个例子。小册子还列出了其他自定义变体的例子，包括“颈部变化”和“腔体大小”的变化，也就是Borden容器想保护的从Bettix设计得到的变化类型。因此两篇现有设计符合——如此密切相关以至于某个装饰性特征的出现直接建议了该特征需要在另一个设计中进行应用的标准。也就是说，第二参考文献会向本领域的普通技术人员暗示，Bettix容器的小室可以是通过使其侧面变直并使其在最宽处与主室宽度一致而进行修改。

       可见，在非显而易见性的判断过程中，美国要求达到两篇现有设计之间存在直接建议这样结合的程度才叫存在结合的动机，而不能仅仅是存在这样结合的可能性的程度，也就是要达到would而不是could的程度。这实际上是和美国外观设计制度设立的根本出发点相匹配，即保护产品的外观设计的竞争市场，因为如果现有设计已经给出了结合的明确建议的情况下，为数众多的一般设计人员就会直接依照该建议改变主对比文件从而得到外观专利，如果允许这样的外观被授权，那么将会导致大量依照该明确建议对主对比文件进行改变的产品制造者侵权，这是不公平的。同时，对于那些割裂设计特征强行进行组合的情况是绝对禁止的，是因为这直接超出了一般设计人员的水平，如果允许这样做，将会导致设计人员无从判断自己的设计是否可以在竞争市场得以保护，从而助长抄袭，打击了设计改进的积极性，直接遏制了设计的进步，慢慢将会导致市场竞争不足。

四、借鉴和思考

      外观设计保护制度本就起因于早期竞争对手对附着于产品的新式设计的模仿。模仿的主体一般是竞争对手，模仿的对象是附着于产品的设计，不是某个标识来源产品的标记，也不是整个产品所实现的功能。因此，保护产品外观设计所限定的竞争市场成为外观设计制度设立初衷的应有之意，且美国也制定了实操性很强的步骤、测试方法来确保这个制度的实施的合理性、客观性和严密性。例如，美国的新颖性和侵权判定原则——普通观察者测试法，就以被普通消费者误购作为产品外观设计所限定的竞争市场被侵犯的标准。在非显而易见性的判断中，也考虑了现有设计之间给予明确启示的情况应作为授予外观专利的禁地，因为该外观设计已经不存在值得保护的竞争市场。

      在此基础上，深思中国外观设计授权和侵权判断原则，就会发现，我国外观设计法律规定的一些概念、定义和判断方法仍然需要在更深入更客观的层面上做出规范，才能从技术实操层面上真正保护外观设计所限定的竞争市场。笔者试着在此提出这些容易引起争议的概念、定义和判断方法，以期引起广泛的讨论和思考。

1、授权标准和侵权标准的判断主体——一般消费者

      虽然我国外观设计专利的判断主体与也是与普通观察者类似的一般消费者，但是，根据《专利审查指南》的规定, 一般消费者需要对涉案专利申请日之前相同种类和详尽种类产品的外观设计及其常用设计手法具有常识性的了解。这些常用设计手法包括转用、拼合、替换等类型。这样的一般消费者的定义已经超出了普通的产品购买者的范畴，兼具了设计人员的能力。特别是对于转用、拼合、替换等常用设计手法的了解如果不加限制就会导致在更极端的情况下，这样的“一般消费者”可以突破一般设计人员成为专业设计人员。所以如何认定一般消费者的知识水平和认知能力的边界成为难题，而这一点通常也是无效或者是侵权诉讼案件中控辩双方必争但又必争不明白的问题。究其原因，是因为我们仅采用了一个判断主体的能力全盘适用于侵权比对、新颖性判断和创造性判断之中，但是不同的判断过程本质和目的是不同的，不可能也不应当由一个判断主体来承担。

2、创造性的判断步骤——现有设计和现有设计特征的结合

      我国的外观设计授权标准中也包括创造性判断，即专利法第23条第2款：授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比，应当具有明显区别。根据法律的规定不仅允许现有设计之间进行组合也允许设计特征之间进行组合。然而，《专利审查指南》中却没有像发明的三步法一样给出外观设计组合过程应遵循的具体步骤，这就导致在无效过程中，无法避免地会发生一手拿着专利设计，一手拿着现有设计，从中抽取、分离设计特征找到其与专利设计相对应的特征进行拼凑组合得到与专利设计近似的外观设计的情况，导致专利驳回或无效。再加上前面提到的判断主体——一般消费者的知识水平和认知能力难以给予客观合理的边界，就更加使得所有的现有设计/设计特征的组合方式都能够在指南或者司法解释中找到正当性和支撑依据，这一过程如果不加禁止，任何外观专利都存在被无效的可能，这将极大地低估外观专利设计人员的创造和劳动。

3、设计空间的大小

      设计空间是指设计者在创作特定产品外观设计时的自由度。设计者在特定产品领域中的设计自由度通常要受到现有设计、技术、法律以及观念等多种因素的制约和影响。特定产品的设计空间的大小与认定该外观设计产品的一般消费者对同类或者相近类产品外观设计的知识水平和认知能力具有密切关联。对于设计空间极大的产品领域而言，由于设计者的创作自由度较高，该产品领域内的外观设计必然形式多样、风格迥异、异彩纷呈，该外观设计产品的一般消费者就更不容易注意到比较细小的设计差别。相反，在设计空间受到很大限制的领域，由于创作自由度较小，该产品领域内的外观设计必然存在较多的相同或者相似之处，该外观设计产品的一般消费者通常会注意到不同设计之间的较小区别。可见，设计空间对于确定相关设计产品的一般消费者的知识水平和认知能力具有重要意义。

      在《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》中引入了设计空间的概念，规定：人民法院在认定一般消费者对于外观设计所具有的知识水平和认知能力时，一般应当考虑被诉侵权行为发生时授权外观设计所属相同或者相近种类产品的设计空间。设计空间较大的，人民法院可以认定一般消费者通常不容易注意到不同设计之间的较小区别；设计空间较小的，人民法院可以认定一般消费者通常更容易注意到不同设计之间的较小区别。

      可见设计空间是用来评判一般消费者的知识水平和认知能力的，设计空间的大小在实际判断过程中需要举证证明，但是实践中论证设计空间的大小存在难度。首先，设计空间大小的论证和判断没有可以遵循的客观标准，大都是主观判断，自由度太大。其次，论证设计空间小总比论证设计空间大要容易，因为设计空间小意味着特定产品领域中相同或相似的现有设计众多，设计自由度受限；而设计空间大意味着相同或相似现有设计不多，设计自由度大，证明一个事实的存在总比证明一个事实不存在要容易得多。

      法律如果不对设计空间大小给出明确的判断原则，那么这个概念就会流于形式，一般消费者的知识水平和认知能力就会继续成为一个无解的问题。

4、部分外观设计

      在我国，2014年5月修改后的《专利审查指南》得以实施，明确将图形用户界面纳入外观专利保护范围。然而，时至今日我国却并未将部分外观设计制度引入专利法之中，更没有明确最常见的软件开发者独立于产品而开发并提供带有GUI外观界面的APP软件的行为究竟如何定性，能否落入专利法第十一条所规定的侵权行为之中。

      没有部分外观设计制度作为基础的GUI外观专利，在专利维权上步履艰难。在360诉江民一案中，一审法院在判决中认为涉案的外观设计专利保护的主题是“带图形用户界面的电脑”，被诉侵权行为是被告向用户提供被诉侵权软件的行为。软件不属于外观设计产品的范畴，其与涉案专利的电脑产品不属于相同或相近种类的产品，因此被诉侵权软件不落入涉案专利的保护范围。且本案中用户实施的行为也仅为下载被诉侵权软件至电脑的行为，不存在制造、许诺销售、销售电脑等行为。原告虽主张用户存在销售或许诺销售预装有被诉侵权软件的电脑的可能性，但原告并未提交证据证明存在这一事实。基于此，本案中并不存在直接侵权的情况，因此被告不可能构成帮助侵权。

      从美国、欧洲等主要国家GUI外观专利制度的发展历程来看，GUI外观必需以部分外观设计保护制度为基础。脱离了部分外观设计保护制度的GUI外观专利，就像是没有灵魂的行尸走肉，也无法起到保护图形用户界面外观专利的竞争市场的目的。

五、结语

      法律的规定永远都会比现实情况的发展滞后，对于知识产权这个包含文艺、商业、科技和创新的领域而言更是如此。但不论滞后的法律还有多少距离需要迎头赶上，也不论偏差了多远，法律人都应该秉持追本溯源、坚守初心的信念，让制度为目的服务，而不是成为这个目的的桎梏